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专利权属纠纷诉讼的案例分析
来源:毕志荣律师
发布时间:2010-12-24
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专利权属纠纷诉讼的案例分析

一、案情介绍

2007年3月6日,被告代XX以专家身份与原告XXX冰柜有限公司签订《劳动合同》,并在当地劳动人事局进行了签证登记,合同期限自2007年3月6日起至2008年3月5日止。合同对双方的权利义务进行了约定,但是没有对被告代XX的工作岗位进行约定。在被告XX进入原告XXX冰柜有限公司研发中心前,该中心已经提出了卧式电冰柜折叠门铰链改进项目,该项目由时任该中心总管负责。项目提出后,该中心以团队共同合作的形式进行研发,在项目任务布置上,采取全员开会的形式进行,由参会人员讨论、提出方案、论证。被告代XX作为中心一员,参与了该项目的会议,在2007年9月左右,被告代XX在公司率先提出了卧式电冰柜折叠门铰链改进方案,绘制了草图,并以电子文档的形式发给了该中心总管。2008年2月26日,被告代XX以个人名义将与其向公司提交的相同的图纸、技术方案向国家知识产权局提出专利申请,并于2008年12月10日获得实用新型专利授权,专利权人署名为代XX。

2008年3月6日,原、被告双方劳动合同期限届满,双方签订《终止(解除)劳动合同协议》,该原告XXX冰柜有限公司支付了被告代XX一定的经济补偿金。被告代XX于当日离开公司,并向其主管办理了工作交接,在工作交接单中,包括涉案卧式电冰柜折叠门铰链改进方案。

2008年11月6日,在涉案专利获得授权前,原告XXX冰柜有限公司与被告代XX就专利的性质进行了谈话,当时公司指出该技术方案属于职务成果,要求将专利申请人变更为原告XXX冰柜有限公司,并愿意给予团队激励。被告代XX当时表示接受。

2008年11月10日,原告XXX冰柜有限公司与被告代XX作为乙方签订了《专利申请权转让协议》,约定将涉案专利申请权转让至甲方。协议签订后,原告XXX冰柜有限公司据此向国家知识产权局办理变更登记手续,后因被告代XX提出异议,未能完成变更登记手续。

据此,原告把被告起诉到了法院,请求法院判令:确认第ZL200820065744.1号实用新型专利权为XXX冰柜有限公司所有。 被告代XX庭审口头答辩称,涉案专利是其个人发明,不是职务发明创造,请求法院驳回原告的诉讼请求。

法院审理后认为:

本案事实全部发生在现行专利法之前,只能适用当时的法律规定。根据2000年修订后的《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条第一款第(一)、(二)项、第二款规定,在本职工作中作出的发明创造和履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造属于专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,临时工作单位也属于本单位的范畴。

原告把被告起诉到了法院,请求法院判令:确认第ZL200820065744.1号实用新型专利权为XXX冰柜有限公司所有。 被告代XX庭审口头答辩称,涉案专利是其个人发明,不是职务发明创造,请求法院驳回原告的诉讼请求。

本案中,原告XXX冰柜有限公司与被告代XX存在劳动合同关系,合同期限自2007年3月6起至2008年3月5日止,合同并未对被告代XX具体岗位、工作职责进行约定,在具体履行合同过程中,原告XXX冰柜有限公司与被告代XX也没有进行具体限定。虽然在具体工作中其主要从事焊接及其改进工作,但这并非其工作的全部,其参与了研发中心的其他项目、包括涉案对卧式电冰柜折叠门铰链改进项目。可以认定被告代XX在原告XXX冰柜有限公司工作期间完成的任务都属于原告XXX冰柜有限公司交付的工作任务。涉案技术方案于2007年9月左右完成,在其与原告XXX冰柜有限公司劳动合同期限内;被告代XX在离开公司办理工作交接之际在其向公司提交的工作交接单中明确有涉案技术方案这项内容,足以说明涉案技术方案是被告代少春完成工作任务的成果。

其次,被告代XX作为原告XXX冰柜有限公司员工,在该公司质量改进和研发中心工作。该中心的工作职责包括对公司生产、销售的产品中存在的缺陷进行改进。被告代XX与原告XXX冰柜有限公司签订劳动合同时是以专家的身份,公司将其作为专家引进的目的就是提供技术支持。

再者,被告代XX提出的涉案技术方案及草图的提出全部是其在原告XXX冰柜有限公司质量改进及产品研发中心作出,该技术方案的提出与其在中心工作的工作环境是分不开的。该技术方案提出后的后期论证、模拟实验等工作均由原告武汉海尔公司研发中心完成。

最后,原、被告在谈话及双方签订的《专利申请权转让协议》中,分别明确了专利属职务发明,专利申请权属原告XXX冰柜有限公司,因此无论口头协议与书面协议是否有效,都不影响本院依法对本专利职务发明性质的确定。

综上,涉案专利系被告代XX执行原告XXX冰柜有限公司工作任务取得的成果,属职务发明创造原告XXX冰柜有限公司的诉讼主张成立,本院予以支持,被告代XX个人发明的抗辩理由缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

依照2000年修订的《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条第一款第(一)、(二)项、第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定,判决如下:

名称为“卧式电冰柜”,专利号为第ZL200820065744.1实用新型专利为原告XXX冰柜有限公司所有。

二、专利权属纠纷的类型及法律分析

专利权属纠纷一搬包括以下几种:一是职务发明和非职务发明之间的争议,这是主要的一种;另外是发明人之争,这主要是涉及到署名权的争议;第三种是在合作开发或委托开发过程中因专利申请权而产生的纠纷。在上述案件中,主要是因为职务发明和非职务发明印发的争议,故本文也以此为基础来进行分析。

新《专利法》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

在本案中,被告代XX曾经是原告XXX冰柜有限公司的职工,其所完成的发明创造只要就是执行原告的任务 ,而且利用的还是原告单位的物质和技术条件,虽然被告申请专利时已经,离开了公司,但是经过法院查明,其所有的发明都是在原告公司时完成的,因此法院最终认定被告申请专利的发明是属于职务发明,专利权应归原告公司所有。

应该讲本问所提到到案例是属于典型的职务发明和非职务发明引起的一个纠纷,而且被告代XX申请专利时离开公司的时间也没有超过1年,假如本案中,代XX申请专利时,已经离开公司已经一年以上,在本案的其他条件不变的情况下,专利权的归属应该是属于谁呢,个人认为即便是如此,代XX申请的专利是属于职务发明的性质是不会改变的,理由为,代XX的发明是其在原告公司时就已经完成,在之后没有新的创新,那这个发明还是属于职务发明,不会也不应当受其离开公司长短的限制。但这又引发了一个新问题,如果代XX在离开公司后,其在原告公司工作期间的基础上又独自对发明做了一些创造性的改进,而且对整个的发明技术方案而言,原告公司原来所做的研究也对该发明进行了创造性的贡献,那么该发明的专利权又应当归谁所有呢?对这样的问题,个人人为,应当将发明理解为原告公司和被告代XX共同完成的发明创造,专利权依法应当属于双方共同所有。

三、专利权属纠纷中的证据问题及企业日常管理工作中应注意的问题

在本案中,原告之所以能把专利权要回来,和其充分的准备分不开的,在本案中原告公司先后提交了《劳动合同》、《终止(解除)劳动合同协议》、被告代XX申请专利权的情况、谈话笔录、工作移交表及证人证言等证据材料,有力的证明了被告带XX申请专利的发明是其在原告公司时完成的基本事实。

在涉及到专利权属纠纷的案件中,作为原告,一般要准备劳动合同,主要用于证明劳动关系的存在及工作职责的范围,这也提醒企业,在和企业的核心员工签定劳动合同的过程一定要注意对工作范围进行约定,如果要安排员工参与其他的开发工作,就必须要有响应的调令或安排其参与其它开发工作的书面证据材料,这是企业人力资源管理和知识产权管理的最基本要求;其次企业在开发的过程一定要妥善的保管好开发过程中的各种材料,这样既可以防止技术秘密的泄露,也可以有效的证明自己开发完成的情况,一但发生权属争议,可以有效的保护好自己权利。在上述案件中,原告就缺少这样的证据,所幸其及时采取了补救措施,主要体现在及时将和被告代XX之间做谈话笔录,同时申请了证人出庭作证,最后还取得了不错的效果。但应当指明的是,在本案中原告是幸运的,假如本案中,被告不原因做谈话笔录,恐怕案件的结果会发生改变,因而需要提醒企业的是要学会预先收集证据;本案原告取得有利后果的另一个原因是,在被告代XX离职时公司和其办理详细的离职手续,其中包括了工作移交手续特别是有关技术开发的各种文件、资料的移交手续,这也为日后的专利权属纠纷打下了坚实的基础;原告取得有利结果的另一个因素是其对专利技术的监控,这样就及时的发现了自己的技术被申请了专利的情况,避免了严重的损失。但在本案中我们也看到,原告公司在发明完成后没有及时的申请专利,也是导致最终发生专利权属纠纷的一大诱因。

四,专利权属纠纷中的诉讼时效的问题

专利权属纠纷是否适用诉讼时效,关系到企业对自己拥有完整或部分知识产权能否得到及时保护的关键,也会影响到企业自身的知识产权被其它主体申请后能否要回或能否保护属于自己的专利权关键所在。

依据专利法第六十八条,侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。故对于专利权属纠纷案件同样存在时效的问题,就要求当事人发现自己的专利权属受到侵害后应积极维护自己的合法权益,以避免过了时效后,造成难以挽回的损失。

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律师信息
  • 律师姓名:
    毕志荣
  • 执业律所:
    云南标志律师事务所
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    主办律师
  • 执业证号:
    53020*********
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